中国(深圳)知识产权保护中心(深圳国家知识产权局专利代办处)

效能,服务,和谐
效能,服务,和谐
效能,服务,和谐
close

关于美国专利期限计算方法分析报告

来源:中国(深圳)知识产权保护中心

发布时间:2021-09-26

字号:[ ]

美国专利申请程序复杂,流程时间长。专利期限作为专利流程工作中重要节点对企业专利申请至关重要,本文拟从专利期限的定义、专利期限的法律沿革、专利期限的计算方法以及专利期限的计算实例等四个方面,对专利期限计算方法进行综合介绍。

一、何为专利期限

专利权通常指发明创造人或其权利继受人在一定期限内对其发明创造所享有的独占实施权。美国专利法第271条(a)(35U.S.C.§271(a))规定,在专利保护期间内,任何人未经许可在美国境内制造、使用、许诺销售或销售取得专利权的发明,即为侵害专利权。

二、专利期限的法律演进

111.png

在《TRIPS协议》(贸易有关的知识产权协议)生效之前,由于专利法的地域性,各国发明专利权的期限不尽相同。美国专利保护期限是自发明专利授权日起十七年。

1994年《TRIPS协议》订立,其中第三十三条规定,“保护期限不得在自申请之日起计算的20年期满前结束”。为此,美国对专利权期限的规定也做了相应调整,自1995年6月8日起改为发明专利权的期限为自申请日起二十年。

三、专利期限的计算方法

实践中,美国专利权期限在“自申请日起二十年”基础上,综合在先判例和专利法条款多次修改的成果,形成了一套专利期限计算方法。这导致有多重因素影响发明专利的期限,其中主要影响因素如下:

(1)专利权期限(Patent Term)是否为临时申请(Provisional Application)或正式申请(Non-Provisional Application);

(2)是否是分案申请(Divisional Application)或继续申请(Continuation Patent Application,简称CP)或部分继续申请(Continuation-in-part Application,简称CIP);

(3)是否有专利权人声明的期限放弃(Terminal Disclaimer,简称TD);

(4)是否有期限调整( Patent TermAdjustment,简称PTA);

(5)是否涉及食品医药领域的延期(Food and DrugAdministration,简称FDA)等。

其中,临时申请(Provisional Application)、正式申请(Non-Provisional Application)、后续申请影响美国专利的起算日期。期限放弃(Terminal Disclaimer)的声明、专利期限的调整( Patent Term Adjustment)、食品医药领域的延期(Food and DrugAdministration)影响专利期限的终止日期。

222.png

(一)起算日

1.临时申请(Provisional Application)

临时申请是根据美国专利法第111条(b)款规定,申请人向美国专利商标局提交的美国发明专利申请。因为临时申请未经正式审查,所以临时申请不需要有正式的专利权利要求和宣誓、声明。

临时申请提交日并非为专利的起算日,临时申请日与专利起算日间存在以下两种情况:

(1)当临时申请转化为正式申请,并获得专利授权后,临时申请日为专利的起算日。实务申请中,由于临时申请转化为正式申请的申请策略会导致保护期限的缩短。所以临时申请直接转化为正式申请极少被采用。

(2)临时申请作为正式申请的优先权基础,正式申请最终获得授权时,临时申请的申请日不是起算日,专利的起算日为正式申请的申请日。

333.png

2.正式申请(Non-Provisional Application)

提交正式申请必然触发专利有效期限的起算,将以正式申请的申请日或最早的申请日为起算日。具体分为以下三种情况:

(1)当正式申请是单独美国申请、或是基于巴黎公约优先权向美国提出的申请、或是基于其他国家优先权向美国提出的PCT国际申请时,以向美国提交的正式申请的申请日为起算日;

(2)当正式申请是由一个临时申请转化而来,或是基于美国国内优先权提交的PCT国际申请,以临时申请的申请日或在先美国国内申请的申请日为起算日。此时认为临时申请或是在先美国国内申请与美国正式申请是一个申请;

(3)当正式申请要求临时申请的优先权时,将以正式申请的申请日为起算日。此时认为正是申请和临时申请不是同一个申请,是两个不同的申请。

444.png

3.后续申请

后续申请包括分案申请(Divisional Application)、继续申请(Continuation Patent Application)和部分继续申请(Continuation-in-part Application),这些申请的起算日与它们所延续的母案或者在先申请的起算日相同,即为最早的申请日。

(二)终止日

1.声明放弃(Disclaimer

声明放弃是指任何权利人或申请人可以将其已取得或将取得的专利权的全部保护期限或剩余保护期的权益放弃或捐献于公众。在专利申请中,如果申请人在后专利申请的至少一个权利要求与其在先专利申请或已经授权的专利在可专利性上并非存在显著区别,则为了使在后专利申请得到授权,申请人可以提交期末放弃声明来避免专利保护期限被不公正或不适当的延长,即在后专利申请保护期限截止至在先专利的保护期限。在专利授权公告文本扉页中,(*)Notice 处会写明是否受到期末放弃约束。

2.因延误的调整(patentterm adjustment

555.png

根据专利法35 U.S.C. § 154(b)规定,如果是由于专利商标局的原因导致原来的专利合法被拖延的,专利保护期间要延长。延长期限分为以下三种情况:

A类延误是指美国专利商标局未在规定期限内发出相应的通知书或作出回应,所述规定期限为:

(1)应当在专利申请的提交日或PCT 国际申请美国国家阶段进入日起14 个月内发出审查意见通知书;

(2)应当在收到申请人对审查意见通知书的答复或提出上诉请求之日起4 个月内作出回应;

(3)应当在专利审判和上诉委员会(PTAB)或联邦法院作出申请中具有可授权权利要求的决定之日起4 个月内对该申请采取行动;

(4)应当在缴纳授权费且所有要求都满足之日起4 个月内颁发专利,每延误1 日,专利保护期限应延长1 日。

B类延误是指美国专利商标局未在专利申请实际提交日起3 年内颁发专利,每延迟1 日,专利期限应延展1 日。对于PCT 国际申请而言,实际提交日是指美国国家阶段进入日。

C类延误是指因派生诉讼、保密令或上诉程序且经审查推翻了对可专利性的不利决定的裁决而授予专利的,这些程序存续期间每1 日专利保护期限应延长1 日。

另外,因申请人的原因造成的延误应从中扣除。因申请人的原因造成的延误主要包括因申请人请求而进行继续审查所耗费的时间,以及申请人在专利申请审查期间所请求的任何延期等。此外,若这些延误存在重叠,则需要扣除。

综上,专利期限调整=因专利局或非申请人原因补偿的天数(A延误+B延误-A延误与B延误在三年后重合的部分+C延误)-因申请人原因延误的天数。

四、计算专利期限的实例

666.png

(一)起算日

美国专利US8165867B1是部分继续申请,要以它在美国的最早申请日为起算日,即2000年9月15日为起算日。

(二)终止日

1.关于“期限放弃”(TD)

经查询美国专利商标局网站系统,在该专利的审查档案中并未发现“期限放弃”的声明,因此,该专利期限的终止日并未受到“期限放弃”的影响。

2.关于延误的调整(PTA)

经查询美国专利商标局网站Pair系统,发现美国专利US8165867B1存在延误情况,具体从图中可以看到,A类延误为130天,B类延误为592天,C类延误为0天,申请人延误为73天。因此,PTA=130+592+0-73=649天。

同时,PTA Term Adjustments与专利公开文本中的延迟期限相吻合。

777.png