美国作为全球最大的枢纽市场，全世界约有70%的产品进入美国，美国不仅是产品投放售卖的主要国家，还是知识产权纠纷频发的国家。由此可见，出海企业申请美国专利的重要性。然而，美国专利申请具有难度高、成本高、门槛高的特点。因此，在美国专利申请中若企业收到“最终驳回(Final Rejection)”的意见，与中国专利申请被驳回时采取的专利申请复审程序救济途径类似，上诉（Appeal）至美国专利商标局（USPTO）的专利审理与上诉委员会（PTAB）是其补救办法之一。本报告将从美国专利申请被最终驳回后的补救措施、美国专利申请上诉程序、以及中美专利复审程序差异比对三个方面进行分析，供处领导、相关部门及企业参考。
一、美国专利申请被最终驳回后的补救措施
从程序角度来说，接收到“最终驳回意见书”（Final Rejection）基本代表实质审查已结束，权要内容已基本“锁定”，申请人的回复手段受到限制。但，“最终驳回”并不代表最终的结果，申请人可以在收到最终驳回之后采取一系列的补救措施，包括：申请人采取的驳回后重申（AFCP）、继续审查请求（RCE）和上诉（Appeal）。
表1美国专利申请“最终驳回”意见后的补救措施
二、美国专利申请上诉程序
美国专利申请上诉程序作为补救措施中相对极端的手段，常用于一项权利要求在审查过程中收到了两次驳回意见书。在此情况下，申请人可以针对审查员的驳回意见向专利审判与上诉委员会提出上诉请求。
图2 美国专利申请上诉程序
（一）上诉通知书（Notice of Appeal）
由于专利审查流程中的法定答复期限为六个月，申请人最迟需在收到“最终驳回”的6个月内递交上诉通知书（Notice of Appeal）并缴纳相应的官费（申请人为大实体时为800美元）。否则，视为放弃专利申请，审查流程终止。上诉通知书将由专利上诉中心（Patent Appeal Center）进行审查。如果上诉通知书存在缺陷，申请人将会收到来自专利上诉中心的通知。
（二）上诉前审查请求（Pre-Appeal Brief）
在递交上诉状前，申请人也可以考虑使用上诉前的审查请求程序（Pre-Appeal Brief Review Request），该程序是美国专利商标局（USPTO）提出的一个持续性试行项目，现行有效。
在上诉体系中插入上诉前的审查程序，可以缩短审查周期以降低上诉成本。专利申请人在提交上诉通知书时提交上诉前审查请求书（PTO/SB/33表格）及一份不能超过5页的意见陈述书，该意见陈述书应当把论述的重点聚焦在阐述审查员的审查错误上。
提出上诉前的审查的前提条件必须是：（1）驳回理由具有明显不当或无依据；（2）驳回理由有明显的事实错误或法律错误。如果申请人认为审查员至少在部分意见上存在明显错误，并且是有事实基础，申请人可以就该部分意见提Pre-Appeal。当上诉前的审查程序启动后，美国专利商标局会成立一个三人审查员合议小组来合议审理申请人的争辩理由：一位是原审查员、另一位是新引入的审查员、剩下的一位通常是原审查员的上级领导。USPTO必须在接到上诉前审查程序请求后的45天内做出决定，其可能做出的决定有下列四种：
1.合议组不同意该上诉前审查的争辩理由，建议进入上诉程序；
2.认为申请人的争辩有道理，重新返回到审查员手中启动审查程序；
3.直接核准申请，即直接授权；
4.上诉前审查的请求有违反规定的地方，故该请求不予考虑。
该程序的优点：能让其他审查员来审理此专利申请案件，与正式提起上诉相比费用较低，所花时间较少。其主要缺点在于原处理此案审查员仍留在合议组中，如果此审查员非常顽固难以沟通说服，则推翻原来决定的可能性不是很高。
（三）上诉状（Appeal Brief）
如果没有递交上诉前审查请求，或是请求不成功，上诉人应当在递交上诉通知书的两个月内递交上诉状。这一期限可以通过缴纳延期费的方式获得延长，最多可以延长5个月的时间。递交上诉状时无需缴费。
上诉人递交了符合规定的上诉状后，除非审查员明确做出答复表示上诉没有继续进行的必要，并且其主管的审查员同意了该答复，否则必须举行上诉会议（Appeal Conference）。
关于修改权利要求，根据MPEP1206的相关规定，如果在递交上诉通知书后后且在递交上诉状前，申请人只能删除权利要求或者按照之前审查员的要求进行修改；而如果在递交上诉后，则只能删除权利要求（并且删除的权要不会影响到当前的权利范围），或者将非独立权利要求改写为独立权利要求。
（四）审查员的答复（Examiner’s Answer）
在收到上诉状之后，审查员会对上诉状做出答复。在答复中，审查员会对上诉涉及的所有权利要求在审查过程中遇到的驳回理由做出说明。审查员可能会选择撤回其中的一些驳回理由，也有可能会提出新的驳回理由。如果出现了这种情况，上诉人可以通过递交请愿书及缴纳相应费用的方式要求撤回上诉，重新启动审查流程，按照专利审查流程中的方式对审查员提出的新的驳回理由做出答复。上诉人也可以要求保留上诉进程，通过递交回复状（Reply Brief）的方式对新的驳回理由做出答复，但不能在回复状中对权利要求进行修改。
（五）继续上诉费用（Fee for Forwarding an Appeal）
2013年3月19日起，美国专利与商标局取消了上诉人递交上诉状时需要缴纳的费用，转而增加了一项继续上诉费用（Fee for Forwarding an Appeal）。这意味着上诉人可以在收到审查员针对上诉请求做出的答复后，重新考虑是否需要继续上诉。如果决定继续上诉，则需要缴纳相应的费用。其期限是自审查员寄出上诉答复起两个月内，且不能延期。
这项费用比较高，大实体为2400美元。在实务中，申请人可以在缴纳此费用之前重新对申请的商业价值和授权前景做出评估，以决定是否进一步推动上诉进程。申请人另外的选择是递交Request for Continued Examination （RCE）重新进入实审，甚至就此放弃申请。
（六）口头审理（Oral Hearing）
如果申请人决定继续上诉，除了必须缴纳继续上诉费用之外，申请人还可以选择提出口头审理的请求。在自审查员寄出上诉答复起或申请人递交回复状之日起（以先到期的为准）两个月内，申请人可以递交口头审理的请求并缴纳相应的费用。如果申请人未在规定期限内提出口头审理的请求，上诉审理将以书面的形式进行。
上诉委员会批准申请人的口头审理请求后，会向申请人发出确认口头审理的日期、时间的通知。申请人还可以请求通过电话或视频参加审理。
（七）上诉委员会决定
经过口头审理或书面审理后，上诉委员会会根据审理结果做出决定。上诉审理的管辖权重新转移至审查员一方。常见的上诉委员会的决定包括以下两种：
赞同/部分赞同或推翻/部分推翻审查员的意见，审查员可能会被要求进行重新审查。例如重新考虑某项驳回意见、进一步的检索，或将上诉人的某次修改纳入考虑范围。审查员需要根据上诉委员会的要求继续审查流程。
上诉委员会可以根据审理过程提出新的驳回意见。在这种情况下，由于上诉委员会此时做出的驳回是非最终的，申请人不能针对上诉委员会做出的决定直接提起新的上诉。因此针对这一决定上诉人可以做出两类回应：（1）申请人可以向审查员递交被驳回的权利要求的修改文档或/和提出证据反驳答辩意见；如果审查员仍然发出了驳回意见，申请人可以再一次向上诉委员会提出上诉；（2）申请人可以请求上诉委员会重新考虑；在上诉委员会做出决定之后的两个月内，申请人可以递交复审请求。
如果上诉人对上诉委员会在上诉过程中的决定不服，可以选择向法院提起诉讼。申请人可以选择弗吉尼亚东区法院（District Court for the Eastern District of Virginia）或联邦巡回上诉法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）递交诉状。
四、中美专利复审程序差异对比
本研究报告将选取美国专利申请上诉程序进行具体分析，并将其与中国专利申请复审程序进行对比，以帮助专利申请人更好的理解在美遭遇专利申请“最终驳回”后的补救措施的实施。
图3 中美专利复审差异比对
无论是中国专利复审程序还是美国专利上诉程序其过程相当复杂。从申请人的角度来说，通过初步对比、理解两国审查程序差异的基础上，有利于申请人提前做好准备工作。虽然，应对美国最终驳回后的手段具有多元化的特点，但有效的应对“最终驳回”还是建议申请人咨询有经验的美国专利代理或律师以找出最合适的解决办法。