中国(深圳)知识产权保护中心(深圳国家知识产权局专利代办处)

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关于Oakley海外专利纠纷高频原告的风险预警

来源:中国(深圳)知识产权保护中心

发布时间:2024-08-01

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  各相关企业:

  近日,深圳知识产权保护中心(以下简称“深圳保护中心”) 实时监测到一起美国联邦地区法院专利纠纷案件,为Oakley, Inc(以下简称为“Oakley”)提起的诉讼。深圳保护中心通过分析研判,发现Oakley近年来针对跨境电商企业发起的专利诉讼较为频繁,其中被告涉及多家深圳企业。

  为了帮助深圳跨境电商企业提前做好纠纷风险防控,深圳保护中心根据海外公开判决文书及其他官方信息,对该原告进行分析,为“出海”企业提供指引。

  一、案件信息

  (一)案件进展

  Oakley于美国时间2024年6月27日在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院向多家跨境电商提起商标侵权诉讼(案号为1:24-cv-05419),同日提交隐藏动议。案件具体进展如下:

  2024年7月3日,法官通过了原告提出的临时限制令申请。

  2024年7月23日,原告向法院提出的初步禁止令申请。

  (二)涉案专利信息

  原告此次发起诉讼涉及1件专利D719,209(详见附件1)。简要信息如下:

专利名称

Eyeglass(眼镜)

发明人

GARFIAS, NICOLAS, ADOLFO (Long, Beach, CA)

权利人

Oakley,Inc.,Foothill Ranch,CA(US)

申请日

2014-06-24

授权日

2014-12-09

预估到期日

2028-12-09

地区法院历史涉诉

26

 

  专利附图如下:

 海外预警1.png

  如图所示,新颖性和独特性在于图纸中展示的眼镜的视觉特征,无论是形状、构造、装饰或图案的特征,还是这些特征的任何组合。点状线仅供说明之用,不构设计的一部分。

  (三)涉案产品信息

  本案公开卷宗未显示被告产品信息。Oakley官网显示原告相关产品图片如下:

  海外预警2.png

  (图片来源:Oakley官网 )

  二、高频原告预警

  (一)原告及品牌信息

  原告Oakley官方网站于1995年美国成立,是国际公认的眼镜、服装、鞋类、外套、夹克、配饰和其他商品的生产商、经销商和零售商。本案原告Oakley在美国布局约有613件有效外观专利,详见附件2。

  ()原告专利诉讼情况

  2024年Oakley在美国地方法院持续发起针对跨境电商为主的专利诉讼案件共10起,90%案件在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院起诉。其中,原告胜诉案件占20%,和解案件10%, 暂未结案案件占70%。                  

  海外预警3.png

  (数据来源:Lexmachina)

  目前Oakley在2024年发起的10起美国联邦地区法院专利诉讼案件中,被告包含深圳企业的案件共2起,涉案深圳企业共2家,具体案件信息如下:

序号

案号

涉案专利

原告

代理律所

原告

代理律师

结案

情况

判赔额(美元)

1

1:24-cv-05419

D719,209

Greer, Burns & Crain

Amy Crout Ziegler

Berel Yonathan Lakovitsky

Justin R. Gaudio

Thomas Joseph Juettner

未结案

/

2

1:24-cv-03643

D847,897

原告胜诉:缺席判决

1088

  综上所述,近三年来,Oakley提起专利诉讼呈高频态势,主要针对Oakley品牌外观设计专利进行起诉,受理法院集中在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院,最快在立案之日起97天内快速结案,已结案案件多数在立案之日起 238 天内结案,且结果多为原告胜诉(缺席判决)及和解。

  (三)原告主要代理律所及律师

  Oakley在美国联邦地区的专利诉讼主要由Greer, Burns & Crain代理,并主要在伊利诺伊州北区联邦地方法院受理,主要代理律师为Amy Crout Ziegler、Berel Yonathan Lakovitsky、Justin R. Gaudio、Thomas Joseph Juettner。关于Greer, Burns & Crain的分析,详见深圳保护中心2022年7月13日发布的《关于海外高频律所Greer, Burns & Crain的风险预警》。


附件1:Oakley美国外观专利布局情况

附件2:Oakley涉案美国外观专利信息

  深圳知识产权保护中心

  2024年8月1日


相关附件: 附件:1. Oakley美国外观专利布局情况.XLSX
相关附件: 附件:2. Oakley涉案美国外观专利信息.pdf