近年来，深圳企业在海外主动发起的诉讼逐渐增多，以美国联邦地区法院专利诉讼为例，2020-2023 年，深圳企业作为原告的案件占比分别为 3%、11.8%、24.3% 和27%，越来越多的深圳企业主动将知识产权武器运用到企业经营当中。专利侵权诉讼是美国联邦地区法院专利诉讼主要类型之一，为更好指导原告企业合理运用诉讼规则，本文结合美国诉讼重要环节实务与注意事项等方面为深圳企业提供指引。
一、起诉
（一）确定适格起诉主体
深圳企业应当注意自身作为起诉主体是否适格。除专利权人有权提起诉讼外，获得了“全部实质权利（all substantial rights）”的专利被许可人有权单独提起诉讼；专利由多方共同所有的，共同权利人必须都加入诉讼，否则法院会驳回诉讼。
（二）正确撰写起诉状（complaint）
专利案件的起诉状要求用简短、清楚的语言阐明法院有管辖权、原告的诉讼请求和要求的救济。诉讼请求中一般要指出涉案专利、被告侵权产品或行为、指控被告的事实依据等，但不要求指明具体的专利中的权利要求，原告可在后续的证据开示程序中确定；如果原告指控被告故意侵权的，还要指明被告知道专利的存在和故意侵权的依据；要求的救济一般包括金钱赔偿和禁令。关于金钱赔偿，原告不需要在起诉状中明确具体数额。
（三）选择正确、有利的管辖法院
根据《美国宪法》第三章（Article Ⅲ）的规定，联邦法院对有关联邦法律产生的纠纷有事项管辖权（subject matter jurisdiction）。专利法属于联邦法，因此联邦法院对和专利法有关的诉讼具有事项管辖权（subject matter jurisdiction），但不是所有与专利有关的诉讼都与专利法有关，比如根据许可合同产生的专利许可费纠纷，就属于州法院管辖的范围（但专利合同纠纷满足联邦地区法院的管辖要件的，也可在联邦地区法院提起诉讼）。专利侵权与无效的诉讼都与专利法相关，由联邦法院专属管辖。联邦地区法院行使管辖权还必须满足两个条件：（1）根据州的长臂管辖法案（Long-Arm Statue）该法院有管辖权；（2）该法院行使管辖权不违反《美国宪法》的正当程序原则。另外，专利侵权诉讼案件的管辖法院选择还应当考虑法院审判规则、法官审判风格等影响，选择对原告有利的法院。
二、证据准备
（一）证据开示与初始披露
深圳企业作为原告提起专利侵权诉讼，在证据应对上需进行初始披露（initial disclosure）和证据开示（discovery）。初始披露的目的是让双方交换案件的基本信息，让双方对案件有基本的了解，或者为下一步的证据开示提供指导。
（二）证据开示的内容
在证据开示时，一般需要调查被告产品开发、产品市场宣传、销售、产品利润、原告是否许可过技术、许可费等相关信息；如果原告指控被告故意侵权，还会调查被告是否知道专利存在、有没有规避设计、事先有没有咨询律师等。
（三）证据开示的手段
企业进行证据开示可以采用多种调查手段。包括但不限于要求对方提供文件（request for production of documents）、书面质询（interrogatory）、要求对方承认事实（request for admissions）、证人询问（deposition）等，同时应当注意上述方式的数量、时间限制。
（四）重视专家证人作用
在专利侵权诉讼中，尤其要重视专家证人的作用。陪审团和法官可能不懂复杂的技术和经济问题，专家证人往往是专利侵权诉讼中最重要的证人。选择专家证人时，企业可以综合考虑以下因素，选择合适的专家证人：（1）专家是否对要做证的问题有给出意见的资格，主要从专家的教育背景和经验两方面考虑；（2）专家的表达能力，最好能够用浅显的语言把复杂的技术问题向陪审团解释清楚，作证时要逻辑清晰，不能够自相矛盾；（3）专家的作证经验，专家作证的次数越多，就会表现得越自然，作证效果越好；（4）是否存在其他阻碍专家作证的影响因素（如，专家是否曾说谎或有发表不实言论的记录等）。原告还可以制作专家报告，专家报告中包含专家的意见和支持性证据。在双方互换初始报告后，在3周后互换反驳报告。同时，专家报告须满足一定的要求，否则对方可能提出达波特申请（Daubert motion）来排除该意见。
三、马克曼听证会
美国联邦最高法院在 Markman v. Westview Instruments, 517 U.S. 370(1996)案 中认定，专利权利要求的解释是应当由法官来裁判的“法律问题”，而非可由陪审团裁判的“事实问题”。马克曼听证会用于评估和厘清如何解释各方存在争议的专利权利要求。各联邦法院举行马克曼听证会的时间有所不同，但一般会规定在该法院的专利诉讼规则中。以美国加利福尼亚州北区为例，听证会前，每方须选出需要法院解释的词汇，并与对方交换词汇清单，双方协商撰写共同权利要求解释和共同声明，之后双方进行权利解释相关证据开示，并提交权利要求解释意见书和答辩状；在听证会中，双方各自阐述自己的意见，法官也进行询问。马克曼听证会后，法院一般会在几周内做出权利要求解释的裁决，该裁决不是案件的最终判决，不能对权利要求解释判决提起上诉。
四、庭审程序
（一）挑选陪审团（Jury Selection）
在专利侵权诉讼的陪审团成员挑选中，当事人可能考虑陪审团是否对大公司或者创新性小微公司有偏向性，是否对美国颁布的专利文件有效性有偏见，还可能考虑陪审员是否具有科学、技术的相关背景，当事人会通过询问问题，来判断陪审员是否会对己方有偏见（Voir Dire）。
（二）开庭陈述（Opening Statement）
专利侵权诉讼中，深圳企业作为原告可以介绍自己公司的情况、对专利所投入的人力财力、技术的创新性和影响力等；被告可能会介绍自己公司开发的过程、与原告技术的差别、对原有技术的革新等。
（三）证据出示（Presentation of Evidence）
证据出示环节的主要内容是证人作证，包括直接询问（direct examination）、 交叉询问（cross-examination）、再直接询问（re-direct examination）三个过程。
（四）总结陈词
举证结束后，原告先总结陈词，之后是被告，一般会给每方 1—2 小时时间。总结陈词是律师归纳总结重要的证词，为陪审团提供一个完整、清晰、利己的案件综述。
（五）陪审团指令和判决
在双方进行总结陈词后，法官会给陪审团指示，指导陪审团如何理解法律和通过此理解对事实作出裁决。陪审团应仅就他们在庭审过程中得到的信息做出裁决，陪审团只提供裁决结果，不提供裁判理由。在双方都选择非陪审团审理的情况下，法官还可以直接对事实和法律作出裁判（这是所谓的“bench trial”）。
五、诉讼救济方式
若深圳企业作为原告在美国提起专利侵权诉讼，可以获得的诉讼救济主要包括损害赔偿与禁令。
（一）损害赔偿
损害赔偿的确定方式包括损失的利润（Lost Profits）、合理的专利许可费（Reasonable Royalty）以及特殊情况下，法院可以要求败诉方赔偿胜诉方合理的律师费（Reasonable Attorneys’ Fees）。
（二）禁令
法院也可以在专利侵权诉讼中颁布禁令。其中，临时禁令是在诉讼过程中颁发的禁止侵权行为的禁令，是诉讼中非常严厉的措施。法院认定被告侵权的，专利权人可以要求法院颁布永久禁令，永久禁止侵权人将来从事侵权行为。关于永久禁令，需要格外注意 eBay 四要素的影响。美国联邦最高法院在eBay案（eBay v. Mer c Exchange, 547 US 388(2006)）中就判决被告永久性禁止其侵权行为作出认定，并确立了知名的 eBay 四要素。在原告可证明其满足以下四要素的情况下可获得针对被告侵权行为的永久禁令：
（1）原告受到无法弥补的损害；
（2）金钱性赔偿救济不足以弥补该损害；
（3）平衡原被告的利益后，衡平法下的救济（包括禁令）是必要的；
（4）颁发永禁令不会损害公共利益。
在 eBay 案判决作出后，因难以满足 eBay 案确立的永久禁令四要素的要求，原告已很难在美国联邦法院诉讼中获得永久禁令。在 Spansion Inc. v. U.S. Int’l Trade Comm’n, 629 F.3d 1331,1359 (Fed. Cir. 2010)案中，美国联邦巡回上诉法院CAFC 认为，联邦专利侵权诉讼和 337 调查所依据的法律基础不同，且337 调查中认定的进口行为中的侵权行为和美国国内市场上的专利侵权行为有所区别。因此，美国联邦最高法院在 eBay 案中确立的下达永久禁令的要件标准并不适用于 337 调查中的排除令和禁止令。因此，若深圳企业在美提起专利侵权诉讼时想要获得永久禁令，必须在专业律师的指导下搜集有力证据证明永久禁令四要素。若永久禁令四要素难以证明，则可采取其他救济策略，比如要求损害赔偿。
作者介绍
作者：桂佳
单位：北京市环球律师事务所
简介：桂佳，北京市环球律师事务所合伙人，国家海外知识产权纠纷应对指导中心的首批专家、粤港澳大湾区国际知识产权人才港专家库的首批专家，拥有中国和美国加州律师执业资格；善于为中国企业在美国诉讼与行政投诉（含337调查）中提供法律服务，特别擅长在美国联邦法院诉讼中代表中国企业应诉知产等诉讼。