近年来,美国伊利诺伊州北区联邦地区法院出现了一种专门针对跨境电商的大规模知识产权侵权诉讼形式,即“附表A被告诉讼”(Schedule A Defendants Scheme,简称SAD诉讼)。该机制主要针对中国跨境电商,其中深圳跨境电商涉及该类案件数量众多。SAD诉讼与普通知识产权诉讼相比具有诸多独特之处,并且会对被告商家造成不利影响。
一、SAD诉讼的特点与影响
(一)被告身份在起诉状中被隐藏
根据伊利诺伊州北区联邦地区法院第26.2条审判规则,原告起诉时可以申请在不公开的“附表A”中列出被告的名字,而不需要在起诉状中列明具体被告名称和信息。因此,在SAD诉讼中,原告会单独密封提交一份载明所有被告名称的不公开附表,即Schedule A,使得被告的身份被隐藏,被告最初均不知道原告已经对他们提起了诉讼。
(二)利于原告提起批量诉讼
SAD诉讼中,原告在起诉状中通常不必就具体单独被告商家的侵权情况进行独立分析,而是对事实进行概括性的描述。这种形式的起诉手段易于复制,便于原告批量生产诉讼。
(三)被告账户被冻结风险高
原告起诉后,会向法院申请临时禁令(Temporary Restraining Order,TRO),请求美国法院要求被告在短期内停止一切侵权行为。因此,直到跨境电商平台根据原告申请和法院批准的TRO要求,冻结了被告平台上的账户资金,被告才可能知悉被诉事实。同时,由于TRO的持续时间较短,通常仅为14天,原告会向美国法院申请将该TRO延长为初步禁令(Preliminary Injunction,PI),PI通常会持续至法院下达最终判决或原被告双方达成和解之时。如果权利人递交的PI申请被法院批准,电商平台将在TRO结束后继续冻结被告商家在该平台上的所有商业活动,直至法院下达最终判决,或者原被告双方和解后撤诉。
(四)被告遭受经济损失大
在账户冻结的不利局面下,被诉跨境电商无法通过电商平台出售商品,其业务将受到十分严重的打击。原告可以以撤回起诉为条件迫使被诉商家支付高额和解费用。由于对美国诉讼案件程序不熟悉,中国商家还可能错过、放弃出庭或与原告达成和解的机会。那么,在将被告登记为缺席被告之后,法院将会做出对原告有利的缺席判决,原告可要求法院强制执行被告在电商平台上的被冻结资金。即便被诉企业能与原告达成和解,或是取得胜诉,被诉跨境电商在账户冻结、产品下架期间的经济损失也将难以弥补。
(五)诉讼审理周期短
与通常情况下诉讼周期较长的美国民事诉讼不同,SAD诉讼的程序非常快速且便捷,加上多数被告都未到庭参加诉讼,一般法院可在3-9个月内作出缺席判决。因此一旦被起诉,就要求被诉企业快速反应以挽回损失。
二、SAD诉讼的应对要点
如前文所述,若企业因不熟悉SAD诉讼规定,疏于采取风险规避措施,则可能因SAD诉讼遭受重大打击。对于开展跨境电商业务的深圳企业来说,在SAD被诉前的预防与SAD 被诉后的争议解决措施尤为关键。此处就深圳企业可以采取的风险规避建议与对策作简要说明。
(一)SAD被诉前:防患未然,分散风险
由于SAD诉讼往往会对被诉企业造成巨大损失,建议积极防范先于被动应诉。深圳跨境电商企业应当在进入涉外电商市场前采取充分的合规措施和风险分散措施,尽量降低被提起SAD诉讼的风险。
1.做好在美知识产权注册布局
深圳企业应当同时重视国内和国外的知识产权注册布局。比如,对于企业的原创性产品名称、商标等,可以提前在美国注册为商标,避免他人抢注。与此同时,在技术领域,企业也应及早对涉案技术在美国进行专利布局,掌握技术领域的保护主动权。
2.及时跟进美国知识产权法律法规
深圳企业应当建设专业的知识产权管理队伍,对美国知识产权法律法规进行持续跟进,及时掌握涉美知识产权诉讼的最新信息、尽早发现问题,弥补知识产权管理漏洞。
3.提前聘请专业律师合规排查
为尽量避免被提起SAD诉讼,从事涉美跨境电商的深圳企业应当在产品进入美国电商平台市场前,聘请专业律师进行合规调查与风险评估。比如,通过检索产品名称和产品描述,确保企业使用的关键词未被他人注册为商标;通过进行技术的自由实施(FTO)尽职调查提前排查专利侵权的风险等。对于相对较容易提起SAD诉讼的司法辖区(如伊利诺伊州北区联邦法院所在地区等),在该区域内发生的商品交易行为应当谨慎,特别应当对异常购买行为应当予以重视。因为,这些异常的购买行为可能是权利人安排的取证行为。若及早对权利人的取证行为有所防范或察觉,可提前对权利人的诉讼进行准备。
(二)SAD被诉后:积极应对,切忌拖延
如前文所述,SAD诉讼中,被告得知被起诉已经是其账户被冻结时,挽回企业经济损失已经迫在眉睫。因此,被诉企业应当在第一时间与在美国伊利诺伊州执业的诉讼律师取得联系,全面评估案件情况,从而尽早确定应对策略,最大可能减少企业的损失。切忌侥幸心理和拖延、消极态度,否则一旦被法院作出缺席判决,将产生高额赔偿金等一系列不利后果。积极应对可包括如下措施:
1.提出异议,争取时间
原告提出PI申请后,法院会给予被告提出异议的时间。深圳企业应当把握好提出异议的机会,对原告提出的PI申请进行抗辩,防止PI下达后涉案商品被下架或遭受长时间冻结账户带来的经济利益损失。
2.进行和解谈判,采取多种措施
由于SAD诉讼中即便胜诉,企业也可能在账户冻结期间遭受巨大损失,为了最大程度减少损失,企业可以评估自身能力与原告的条件,争取尽快与原告达成和解。企业还可以对跨境电商平台冻结账户的行为提起申诉,争取让平台解除账户冻结。
3.积极应诉,主张合法抗辩
若企业与原告和解谈判不成,也可咨询有相关资质和经验的律师评估诉讼成本与策略,积极应诉。在诉讼程序中,企业可以针对原告的知识产权侵权指控主张各种抗辩,比如知识产权无效抗辩、程序性抗辩、不侵权抗辩等。例如,在程序性抗辩方面,企业可以主张其产品未在该司法管辖区内进行过实质性的销售承诺或销售行为,从而法院对其没有司法管辖权;在不侵权抗辩方面,以商标侵权诉讼为例,企业可以主张自己的使用行为是描述性使用而非对原告商标的仿冒,以期免于承担侵权责任。
4.必要时可进行集体应诉
由于被诉的中国跨境电商许多都为小型企业,难以承受高昂的律师费和诉讼费,因此企业可以考虑在大规模侵权诉讼中联合其他被诉企业共享信息、共同行动,以降低诉讼成本。
作者介绍
作者:桂佳
单位:北京市环球律师事务所
简介:桂佳,北京市环球律师事务所合伙人,国家海外知识产权纠纷应对指导中心的首批专家、粤港澳大湾区国际知识产权人才港专家库的首批专家,拥有中国和美国加州律师执业资格;善于为中国企业在美国诉讼与行政投诉(含337调查)中提供法律服务,特别擅长在美国联邦法院诉讼中代表中国企业应诉知产等诉讼。