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美国多方复审专利无效程序立案率降低之原因分析

来源:中国(深圳)知识产权保护中心

发布时间:2025-11-04

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  2025年以来,美国多方复审专利无效程序(Inter Partes Review,以下简称“IPR程序”)的立案情况呈现显著变化,IPR程序的整体立案率下降,因自由裁量驳回的案件占比上升。本文将重点梳理和分析IPR程序立案率降低的原因,旨在为拟提起IPR程序的申请人提供参考,便于其及时掌握IPR程序的最新变化,并据此适时调整和优化策略等。

  一、IPR程序立案率降低情况

  美国专利和商标局(United States Patent and Trademark Office,以下简称“USPTO”)最新统计数据[1]显示,IPR程序的立案情况呈现显著变化,具体如下:2025年1月21日[2]至2025年3月23日,IPR程序的整体立案率为69%,其中,因自由裁量驳回的案件占所有驳回案件的比例为15%;2025年3月24日至2025年4月30日,IPR程序的整体立案率骤降至46%,其中,因自由裁量驳回的案件占所有驳回案件的比例上升至59%;2025年5月1日至2025年7月1日,IPR程序的整体立案率降低至44%,其中,因自由裁量驳回的案件占所有驳回案件的比例上升至77%。

  二、启动IPR程序的历史变革

  过去,由USPTO下属的专利审判和上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board,以下简称“PTAB”)的三位行政法官审理IPR程序申请,其根据“申请人提出的证据和理由,是否有合理的可能性(reasonable likelihood)至少使得一项权利要求被判无效”以及在联邦地区法院是否存在并行诉讼等情况而决定是否予以立案。通常情况下,即使申请人有合理的可能性证明至少一项权利要求不具有可专利性,PTAB仍可行使自由裁量权拒绝启动IPR程序,其通常会考虑是否存在以下情况:联邦地区法院的并行诉讼(Apple Inc. v. Fintiv, Inc.案[3]确立)、同一申请人针对同一专利同一权利要求提交系列申请(General Plastic Industries Co., v. Canon Kabushiki Kaisha案[4]确立)、是否曾向USPTO提交过相同或实质上相同的现有技术或论点

  (Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH案[5]确立)。

  其中,关于是否因联邦地区法院的并行诉讼而拒绝启动IPR程序,PTAB通常会考虑以下六项考量因素(也称“Fintiv因素”),具体包括:(1)法院是否已经批准中止诉讼,或是否有证据表明若IPR程序立案,法院可能会批准中止诉讼;(2)法院的庭审日期与PTAB法定最终书面裁定期限的时间接近程度;(3)法院及各方在并行程序中已投入的资源;(4)IPR程序的申请书中提出的争议点与并行程序中提出的争议点的重叠程度;(5)IPR程序的申请人和并行程序中的被告是否为同一主体;以及(6)其他影响PTAB行使自由裁量权的情形,包括申请IPR程序的实体理由。Fintiv因素的提出在实务中迅速成为PTAB驳回立案的常用依据。

  2022年6月21日,USPTO前任局长Kathy Vidal发布《AIA授权后程序并行地区法院诉讼的自由裁量驳回暂行程序》(Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation,以下简称“《暂行程序》”),限制PTAB在并行诉讼存在时行使自由裁量权驳回立案的情况,并明确禁止PTAB在以下三种情形中适用Fintiv因素驳回立案,包括:(1)在IPR程序中提供专利权无效的“令人信服的证据”时;(2)驳回立案是基于并行ITC(美国国际贸易委员会,非地区法院)程序时;(3)申请人承诺不在并行诉讼中主张与IPR程序中相同或可合理提出的无效理由时(也称“Sotera承诺”,Sotera Wireless,Inc. v, Massimo Corp[6]案确立)。《暂行程序》遏制Fintiv因素的广泛适用,使PTAB在并行诉讼存在时仍倾向于立案。

  2025年2月28日,USPTO撤销了Kathy Vidal发布的《暂行程序》,并于2025年3月24日,由时任首席行政专利法官(Administrative Patent Judge,以下简称“APJ”)Scott R. Boalick发布《关于美国专利和商标局撤销<暂行程序>的指引》(Guidance on USPTO’s Recission of “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation”,以下简称“《指引》”)。

  2025年3月26日,USPTO时任代理局长Coke Morgan Stewart发布《PTAB工作量管理的暂行流程》(Interim Process for PTAB Workload Management,以下简称“《暂行流程》”),调整IPR程序立案阶段的审查结构,并新增自由裁量性审查的考虑因素。

  2025年10月17日,USPTO发布了关于IPR程序的《拟议规则通知》(Notice of Proposed Rulemaking,以下简称“NPRM”),重点针对专利被重复或并行无效挑战的问题提出系统性改革。USPTO指出,自2019年以来超过45%的IPR案件涉及针对同一专利的多次挑战,且超过80%的案件与联邦地区法院诉讼并行进行等,削弱了专利的可靠性。即便是高质量专利,在连续无效程序中通过审查的概率也会下降,这将进一步削弱美国专利体系的公信力,阻碍新技术投资与创新生态的健康发展。

  三、IPR立案率降低之原因分析

  (一)政策调整与制度变革

  1、USPTO撤销(rescind)Kathy Vidal发布的《暂行程序》,并颁布相关《指引》

  2025年3月24日颁布的《指引》进一步明确:(1)申请人及时提交的Sotera承诺对于自由裁量驳回案件分析具有重要参考意义,但不再是决定性因素,即,Sotera承诺不再能限制PTAB驳回立案;(2)PTAB可能会在存在并行美国国际贸易委员会(以下简称“ITC”)程序时适用Fintiv因素驳回立案,但ITC的预计最终裁决日期(非行政法官的初步裁决日期)须早于PTAB作出最终书面裁决的截止日期。上述政策调整表明,PTAB开始倾向于在并行诉讼存在时支持自由裁量驳回IPR程序。

  2、USPTO时任代理局长Coke Morgan Stewart发布《PTAB工作量管理的暂行流程》(《暂行流程》),调整IPR程序立案阶段的审查结构等

  2025年3月26日颁布的《暂行流程》将审查请求分为两个环节:第一、自由裁量性审查,由局长本人及包括三位行政法官的审查小组行使自由裁量权进行审理,并且局长拥有最终否决立案的权力。第二、实体性及其他非自由裁量性法定审查

  (merits and other nondiscretionary statutory considerations),由PTAB另外不同的三位行政法官小组继续审理申请人提出的证据和理由,是否有合理的可能性(reasonable likelihood)至少使得一项权利要求被判无效。以上立案阶段审查结构的调整,导致很多IPR程序可能在未涉及实体性审查前即被驳回立案。

  而且,《暂行流程》也增加了自由裁量性审查需要考虑的因素,具体包括:是否已有任何裁判机构对专利权利要求的有效性或可专利性作出过裁决;专利授权后,影响可专利性的法律或判例发生的变化;不可专利性挑战的强度(strength);IPR程序申请对专家证言的依赖程度;当事人的“既定预期(settled expectations)”,包括专利权利要求已生效的时长;重大经济、公共卫生或国家安全利益;以及任何影响PTAB局长自由裁量的其他考虑因素。此外,局长还将考虑PTAB的工作负荷能力及满足各项法定期限的能力等。因此,以上自由裁量性审查考虑因素的增加,赋予了局长在决定是否驳回IPR程序时更大的自由裁量空间。

  3、USPTO发布关于IPR程序的《拟议规则通知》(NPRM)

  2025年10月17日颁布的NPRM提出四项核心改革措施:第一,要求申请人必须提交一份承诺,保证不在联邦地区法院、美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission,以下简称“ITC”)等其他机构依据35 U.S.C. § 102(新颖性)或103(非显而易见性)再次提出无效理由,否则IPR程序将不予立案或维持;这一要求的约束范围比以往“Sotera承诺”更广。第二,若其他机构如联邦地区法院、USPTO、ITC、美国联邦巡回上诉法院(CAFC)的另一程序中已经经过充分审查并维持专利有效,则禁止启动或维持IPR程序。第三,若其他机构如联邦地区法院、USPTO、ITC更可能针对专利有效性先行作出裁决,USPTO将不得启动或维持IPR程序;这相当于强化了Fintiv分析下的“优先审理”原则。第四,在“特殊情形(extraordinary circumstances)”下,PTAB审查小组可将案件提交局长裁定是否立案,但仅限于恶意行为或重大法律变更(如美国最高法院判例),不包括新发现的现有技术或新的联邦巡回上诉法院(CAFC)判决等。整体上,这些改革将显著提高无效挑战门槛,降低IPR程序的立案率。USPTO在公告中征求公众意见,截止日期为2025年11月17日,并强调此次改革旨在在效率、公平与专利体系稳定性之间寻求平衡。

  (二)资源限制

  《暂行流程》明确,其发布的部分原因在于适配PTAB当前的工作负载需求,具体背景为:2025年特朗普当选美国总统后,政府推行部门预算削减政策,该政策对USPTO及下属PTAB均产生直接冲击,导致人员规模大幅缩减,其中APJ数量和辅助人员数量大幅减少,PTAB的工作负载压力急剧上升。因此,如前文所述,《暂行流程》新增规定:PTAB在对案件进行自由裁量性审查以决定是否立案时,需将“自身工作负荷能力”纳入考量因素。

  综合来看,受人员裁减、工作复杂度与压力双重增加的影响,PTAB对于申请人提起的IPR程序,可能会作出不予立案的决定,最终对IPR程序的整体立案率产生影响。

  总之,美国IPR程序立案率骤降,自由裁量驳回案件比例迅速上升,是美国多个政策调整、制度变革及资源限制共同作用的结果。对于拟在美国提起IPR程序的申请人而言,需要结合PTAB最新审查动态制定策略,包括但不限于:进行立案可行性评估,重点判断自身案件是否存在并行诉讼等情况而导致PTAB可能行使自由裁量权驳回立案,谨慎决定是否提起IPR程序;提前制定替代方案,评估单方复审专利无效程序(ex parte reexamination)等的适用性;持续关注PTAB后续立案率的变化及驳回立案的典型案例,掌握审查标准并据此优化申请策略等。

  作者介绍

  作者:桂佳

  单位:北京市环球律师事务所

  简介:桂佳,北京市环球律师事务所合伙人,国家海外知识产权纠纷应对指导中心的首批专家、粤港澳大湾区国际知识产权人才港专家库的首批专家,拥有中国和美国加州律师执业资格;善于为中国企业在美国诉讼与行政投诉(含337调查)中提供法律服务,特别擅长在美国联邦法院诉讼中代表中国企业应诉知产等诉讼。


  注释

  [1] See IPR Discretionary Denial Rates at the PTAB: The New Normal, August 13, 2025.

  [2] 特朗普任命的美国专利和商标局代理局长Coke Morgan Stewart于2025年1月20日宣誓就职。

  [3] See Apple Inc. v. Finti v, Inc., IPR2020-00019, (Mar. 20, 2020).

  [4] See General Plastic Industries Co., v. Canon Kabushiki Kaisha, IPR2016-01357, (Sept. 6, 2017).

  [5] See Advanced Bionics, LLC v. MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH, IPR2019-01469, (Feb. 13, 2020).

  [6] See Sotera Wireless, Inc. v Massimo Corp., IPR2020-0109, (Dec. 1, 2020).