中国(深圳)知识产权保护中心(深圳国家知识产权局专利代办处)

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关于NARUTO系列产品海外商标纠纷高频原告的风险预警

来源:中国(深圳)知识产权保护中心

发布时间:2023-10-16

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  近日,中国(深圳)知识产权保护中心实时监测到一起美国联邦地区法院商标纠纷案件,为TV TOKYO CORPORATION(以下简称为“TV TOKYO”)提起的诉讼。中国(深圳)知识产权保护中心通过分析研判,发现TV TOKYO近年来针对跨境电商企业发起的商标诉讼较为频繁,其中被告涉及多家深圳企业。

  为了帮助深圳跨境电商企业提前做好纠纷风险防控,中国(深圳)知识产权保护中心根据海外公开判决文书及其他官方信息,对该原告进行分析,为“出海”企业提供指引。

  一、案件信息

  (一)案件进展

  TV TOKYO于美国时间2023年5月17日在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院向多家跨境电商提起商标侵权诉讼(案号为1:23-cv-03091),同日提交隐藏动议,隐藏本案的被告信息。案件具体进展如下:

  2023年5月19日,法官通过了原告提出的临时限制令申请。

  2023年5月30日,法官通过了原告提出的延长临时限制令至6月16日的动议。

  2023年6月13日,法官通过了原告提出的初步禁令申请。

  2023年10月5日,法官通过了原告提出的永久禁止令申请,深圳被告被缺席判决,本案结案。

  (二)涉案商标信息

  根据原告诉状,TV TOKYO是涉案商标的被授权方,其起诉的NARUTO品牌商标如下列表所示:

序号

注册号

商标

注册类别

1

3,229,574

NARUTO

9,16 and 25

2

3,280,366

NARUTO

9,16,28 and 41

3

3,726,754

NARUTO

9,16,25,28 and 41

  涉案商标的所有权人为Kabushiki Kaisha Shueisha(株式会社集英社),是日本最大的出版社之一,出版多种面向青少年的漫画杂志。Kabushiki Kaisha Shueisha在美商标布局情况见附件。

  (三)涉案产品信息

  本案公开卷宗未显示被告产品信息。NARUTO品牌产品主要包括动画电视节目、故事片、小说、漫画书,以及玩具和服装等相关漫画周边产品。

  二、高频原告预警

  (一)原告及品牌信息

  本案原告TV TOKYO的总部位于日本东京,是一家电影、视频和游戏内容制作商和广播公司,拥有并管理NARUTO火影忍者品牌产品的许可、销售和营销的权利,从事开发、营销、销售、分销和授权NARUTO品牌产品的业务。原告是获得NARUTO品牌正式授权的被许可人,是NARUTO产品的官方来源。

  NARUTO是日本历史上最畅销的漫画系列之一,由岸本正志撰写和配插图,原告联合制作和发行了2.5亿份NARUTO系列漫画在全球46个国家和地区流通。NARUTO系列漫画的英文译本一直出现在《今日美国》和《纽约时报》的畅销书排行榜上。

  本案原告在美商标布局情况如下:

序号

注册号

商标

注册类别

1

2870218

FRUITS BASKET

9

  (信息来源:查询美国专利商标局系统)

  )原告商标诉讼情况

  2023年以来,TV TOKYO开始在美国地方法院持续发起针对跨境电商的商标诉讼案件共12起,所有案件均在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院起诉。其中,原告胜诉案件占25%,暂未结案案件占75%。

图片1.png

  (数据来源:Lexmachina)


  TV TOKYO发起的商标诉讼案件中,被告包含深圳跨境电商企业的案件共4起,涉案深圳企业共10家,具体案件信息如下:

序号

案号

涉案

商标

原告

代理律所

原告

代理律师

结案

情况

判赔额(美元)

1

1:23-cv-02982

NARUTO系列商标

Hughes Socol Piers Resnick & Dym

Michael A. Hierl、

Robert Payton Mcmurray、

William Benjamin Kalbac

原告胜诉:缺席判决

100,000

2

1:23-cv-03049

Hughes Socol Piers Resnick & Dym

Michael A. Hierl、

Robert Payton Mcmurray、

William Benjamin Kalbac

原告胜诉:缺席判决

100,000

3

1:23-cv-05138

Hughes Socol Piers Resnick & Dym

Michael A. Hierl、

Robert Payton Mcmurray、

William Benjamin Kalbac

未结案

/

4

1:23-cv-03091


Hughes Socol Piers Resnick & Dym

Michael A. Hierl、

Robert Payton Mcmurray、

William Benjamin Kalbac

原告胜诉:缺席判决

100,000

  综上,TV TOKYO自2023年以来提起商标诉讼呈高频态势,主要针对NARUTO品牌系列商标进行起诉,受理法院集中在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院,已结案的案件均在立案之日起五个月内快速结案,且多以原告胜诉结案。

  (三)原告主要代理律所及律师

  TV TOKYO在美国联邦地区的商标诉讼主要由Hughes Socol Piers Resnick & Dym代理,并主要在伊利诺伊州北区联邦地方法院受理,主要代理律师为Michael A. Hierl、Robert Payton Mcmurray、William Benjamin Kalbac等。关于Hughes Socol Piers Resnick & Dym的分析,详见中国(深圳)知识产权保护中心微信公众号于2023年8月16日发布的《关于海外高频律所Hughes Socol Piers Resnick & Dym的风险预警》。

  附件:Kabushiki Kaisha Shueisha在美商标布局情况

  中国(深圳)知识产权保护中心

  2023年10月16日


相关附件: 附件:Kabushiki Kaisha Shueisha在美商标布局情况.doc