中国(深圳)知识产权保护中心(深圳国家知识产权局专利代办处)

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关于Casio海外商标及专利纠纷高频原告的风险预警

来源:中国(深圳)知识产权保护中心

发布时间:2023-12-22

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各相关企业:

  近日,中国(深圳)知识产权保护中心(以下简称“知保中心”)实时监测到一起美国联邦地区法院商标专利纠纷案件,为Casio Computer Co., Ltd.(以下简称为“Casio”)提起的诉讼。知保中心通过分析研判,发现Casio近年来针对跨境电商企业发起的商标专利诉讼较为频繁,其中被告涉及多家深圳企业。

  为了帮助深圳跨境电商企业提前做好纠纷风险防控,知保中心根据海外公开判决文书及其他官方信息,对该原告进行分析,为“出海”企业提供指引。

  一、案件信息

  (一)案件进展

  Casio于美国时间2023年11月8日在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院向多家跨境电商提起商标专利侵权诉讼(案号为1:23-cv-15750),同日提交隐藏动议,隐藏本案的被告信息。案件具体进展如下:

  2023年11月14日,法官通过了原告提出的临时限制令申请。

  2023年12月14日,法官通过了原告提出的初步禁令申请。

  (二)涉案商标信息

  根据原告诉状,涉案品牌商标如下列表所示:

序号

注册号

商标

注册类别

授权日

1

1,041,284

CASIO

14

1976-06-15

2

1,399,344

G-SHOCK

14

1986-07-01

3

4,956,583

G-SHOCK

9,14

2016-05-10

4

5,517,268

G-SHOCK

9

2018-07-17

5

6,187,175

G-SHOCK

9

2020-11-03

6

6,027,964

PROTECTION

9,14

2020-04-07

  (三)涉案外观设计专利信息

  根据原告诉状,本案涉及15件外观设计专利,如下表所示,涉案专利具体信息见附件1。

序号

专利号

专利名称

申请日/优先权日

预估到期日

1

D619,909

腕表(Wrist watch)

2009-09-15

2024-07-20

2

D658,081

腕表(Wrist watch)

2011-09-16

2026-04-24

3

D663,222

腕表(Wrist watch)

2011-05-25

2026-07-10

4

D685,666

表壳(Watch case)

2013-03-06

2027-07-09

5

D724,447

腕表(Wrist watch)

2012-12-13

2029-03-17

6

D733,578

表壳(Watch case)

2013-08-06

2029-07-07

7

D733,602

表壳(Watch case)

2013-08-06

2029-07-07

8

D742,252

腕表(Wrist watch)

2014-04-01

2029-11-03

9

D742,253

腕表(Wrist watch)

2013-12-20

2029-11-03

10

D742,763

腕表(Wrist watch)

2014-11-21

2029-11-10

11

D776,550

腕表(Wrist watch)

2015-07-03

2032-01-17

12

D807,201

腕表(Wrist watch)

2015-11-13

2033-01-09

13

D807,202

腕表(Wrist watch)

2016-08-01

2033-01-09

14

D817,193

腕表(Wrist watch)

2016-11-11

2033-05-08

15

D820,117

腕表(Wrist watch)

2015-12-04

2033-06-12

  原告Casio在美专利布局情况见附件2。

  (四)涉案产品信息

  本案公开卷宗未显示被告产品信息,根据原告官网信息,部分G-SHOCK品牌电子手表产品图片如下:


  微信截图_20231221142403.png

  二、高频原告预警

  (一)原告及品牌信息

  本案原告Casio的总部位于日本东京,成立于1946年,是一家跨国电子制造公司,业务内容包括产品的开发、营销、销售和分销,其知名产品包括电子计算器、电子手表、电子乐器等。旗下拥有G-SHOCK、BABY-G、EDIFICE、SHEEN、OCEANUS等知名手表品牌。原告Casio在美商标布局情况见附件3。

  ()原告商标诉讼情况

  近两年以来,Casio在美国地方法院持续发起针对跨境电商的商标/专利诉讼案件共11起,所有案件均在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院起诉。其中,原告胜诉案件占55%,暂未结案案件占36%,可能为和解案件占9%。


  图片3.png

(数据来源:Lexmachina)


  Casio发起的商标诉讼案件中,被告包含深圳跨境电商企业的案件共3起,均在2023年发起,涉案深圳企业共13家,具体案件信息如下:

序号

案号

涉案

商标

涉案专利

原告

代理律所

结案

情况

判赔额

(美元)

1

1:23-cv-00953

CASIO、

G-SHOCK

D619,909、D658,081、D663,222、D685,666、D724,447、D733,578、D733,602、D742,252、D742,253、D742,763、D776,550、D807,201、D807,202、D817,193、D820,117

Hughes Socol Piers Resnick & Dym

原告胜诉:缺席判决

100,000

2

1:23-cv-00978

原告胜诉:缺席判决

100,000

3

1:23-cv-15750

CASIO、

G-SHOCK、PROTECTION

未结案

/

  综上,Casio自2022年以来提起商标/专利诉讼呈高频态势,主要基于CASIO、G-SHOCK系列商标或外观设计专利进行起诉,受理法院集中在美国伊利诺伊州北区联邦地方法院,已结案的案件多以原告胜诉结案。

  (三)原告主要代理律所及律师

  Casio在美国联邦地区的商标诉讼主要由Hughes Socol Piers Resnick & Dym代理,并主要在伊利诺伊州北区联邦地方法院受理,主要代理律师为Michael A. Hierl、Robert Payton Mcmurray、William Benjamin Kalbac等。关于Hughes Socol Piers Resnick & Dym的分析,详见知保中心2023年8月16日发布的《关于海外高频律所Hughes Socol Piers Resnick & Dym的风险预警》。

  附件:1.涉案专利信息

             2.Casio在美专利布局情况

             3.Casio在美商标布局情况

  中国(深圳)知识产权保护中心

  2023年12月22日

相关附件: 附件:涉案专利信息.pdf
相关附件: 附件:Casio在美专利布局情况.XLSX
相关附件: 附件:Casio在美商标布局情况.xlsx