关于海外商标纠纷案件高频原告风险预警

各相关企业：

近年来，随着全球跨境电商行业的蓬勃发展，海外知识产权纠纷也日渐增多。近日，中国（深圳）知识产权保护中心（以下简称“知保中心”）实时监测到美国联邦地区法院三起商标纠纷案件，分别为The Noco Company【案号：1:22-cv-01025】、Those Characters from Cleveland,LLC【案号：1:22-cv-02587】和Peanuts Worldwide,LLC【案号：1:22-cv-02475】这三家原告提起的诉讼，其中被告涉及多家深圳企业。知保中心通过分析研判，发现这三家原告在近两年针对深圳跨境电商企业发起商标诉讼较为频繁。

为了帮助深圳跨境电商企业提前做好纠纷风险防控，知保中心根据海外公开判决文书及其他官方信息，对这三家高频原告的品牌信息、商标案件诉讼趋势、主要代理律所及律师进行分析，并提出防范跨境电商知识产权风险的建议，为“出海”企业提供指引。

一、高频原告信息

（一）The Noco Company

　　  1.原告及品牌信息

The Noco Company是一家俄亥俄州的公司，从事高级电池充电器、便携式电源设备、启动器以及汽车产品和相关配件的设计、制造和销售。一直以来，The Noco Company致力于在美国和世界各地的商业活动中使用、宣传和推广其商标，以获得消费者对NOCO品牌质量的认可。The Noco Company在美国的商标布局情况详见附件1。

2.原告商标案件诉讼趋势

近10年，The Noco Company在美国联邦地区法院持续发起针对跨境电商的商标诉讼案件共337起，主要集中在俄亥俄州北区地区法院。

（数据来源：Lexmachina）

近两年，The Noco Company发起的美国联邦地区法院商标诉讼案件中，被告包含深圳企业的案件共8起，涉案深圳企业8家，受理法院均为俄亥俄州北区地区法院，具体案件信息详见附件1。

另外，The Noco Company曾于2021年1月19日向美国国际贸易委员会提出337调查申请，主张对美出口、在美进口及销售的特定便携式电池启动器及其组件侵犯了其专利权和商标权，共112家企业被列为被申请人，其中涉深企业12家，涉案商标为ULTRASAFE及SAFELY JUMP START A DEAD BATTERY IN SECONDS。2021年3月17日，该案正式立案（调查编码：337-TA-1256）。

综上，The Noco Company在近年来提起知识产权诉讼呈高频态势，主要针对其ULTRASAFE商标进行起诉，受理法院多为俄亥俄州北区地区法院，已结案的案件判决结果多为原告胜诉（缺席判决），其中部分判赔额高达41万美元。

3.原告主要代理律所及律师

（1）Kohrman Jackson & Krantz

原告代理律所Kohrman Jackson & Krantz处理主要案件类型为商标诉讼，并集中在俄亥俄州北区地区法院。主要代理律师为David R. Posteraro、Sean Patrick Malone以及John J. Pinney。

（2）Vorys, Sater, Seymour and Pease

原告代理律所Vorys, Sater, Seymour and Pease处理主要案件类型为商标诉讼，并集中在俄亥俄州南区地区法院。主要代理律师为Michael John Garvin和Katie L. Steiner。

（二）Those Characters from Cleveland, LLC

1.原告及品牌信息

Those Characters from Cleveland, LLC是一家是来自美国俄亥俄州的品牌创意娱乐公司，旗下拥有Care Bears，Madballs，Holly Hobbie等多个知名品牌，其中Care Bears系列动画片（中文名称为爱心小熊或彩虹熊）广泛受到动画迷的喜爱，其周边产品也因此迅速火遍全球。Those Characters from Cleveland, LLC在美国的商标布局情况详见附件2。

2.原告商标案件诉讼趋势

近3年，Those Characters from Cleveland, LLC在美国联邦地区法院持续发起针对跨境电商的商标诉讼案件共21起，均在伊利诺伊州北区地区法院。其中，原告胜诉案件占71%。

（数据来源：Lexmachina）

近两年，Those Characters from Cleveland, LLC发起的美国联邦地区法院商标诉讼案件中，被告包含深圳企业的案件共7起，涉案深圳企业25家，具体案件信息详见附件2。

综上，Those Characters from Cleveland, LLC在近年来提起知识产权诉讼呈高频态势，主要针对其CARE BEARS商标进行起诉，受理法院均为伊利诺伊州北区地方法院，已结案的案件判决结果均为原告胜诉（缺席判决），且部分案件判赔额高达100万美元。

3.原告主要代理律所及律师

Those Characters from Cleveland, LLC在美国联邦地区法院诉讼的代理律所均为Hughes Socol Piers Resnick & Dym，代理律师均为Michael A. Hierl、Robert Payton Mcmurray和William Benjamin Kalbac，并集中在伊利诺伊州北区地方法院。

（三）Peanuts Worldwide LLC

1.原告及品牌信息

Peanuts Worldwide LLC是一家特拉华州有限责任公司，其旗下的动漫人物来自一部连载美国漫画《花生漫画》（PEANUTS），作者为Charles M. Schulz。该漫画于1950年10月2日开始在美国报刊上登载，并在全球广受欢迎，PEANUTS如今启发了主题公园景点、公共艺术项目以及各种消费品热潮。Peanuts Worldwide LLC在美国的商标布局情况详见附件3。

2.原告商标案件诉讼趋势

近3年，Peanuts Worldwide LLC在美国地方法院持续发起针对跨境电商的商标诉讼案件共35起，主要集中在伊利诺伊州北区地方法院起诉。其中，原告胜诉案件占86%。

（数据来源：Lexmachina）

近两年，Peanuts Worldwide LLC发起的美国联邦地区法院商标诉讼案件中，被告包含深圳跨境电商企业的案件共13起，涉案深圳企业共56家，具体案件信息详见附件3。

综上，Peanuts Worldwide LLC在近年来提起知识产权诉讼呈高频态势，主要针对其PEANUTS、SNOOPY、CHARLIE BROWN等商标进行起诉，受理法院均为伊利诺伊州北区地方法院，已结案的案件判决结果多为原告胜诉（缺席判决），且部分案件判赔额高达50万美元。

3.原告主要代理律所及律师

Peanuts Worldwide LLC的主要代理律所Greer, Burns & Crain处理主要案件类型为商标诉讼，并集中在伊利诺伊州北区地方法院。主要代理律师为Amy Crout Ziegler、Isaku Begert、Justin R. Gaudio、Marcella Deshonda Slay等。

二、关于防范跨境电商知识产权风险的建议

通过以上分析，The Noco Company、Those Characters from Cleveland,LLC和Peanuts Worldwide,LLC在近几年已针对其旗下知名商标品牌持续发起多个诉讼，并可以预估其仍会持续高发地针对跨境电商提起知识产权诉讼，因此知保中心对“出海”企业提供以下指引建议，以避免相关知识产权纠纷：

一是与供货商确认产品合法来源。部分电商企业销售的产品往往是通过向供货商采购的方式获得，或者根据买家提供的图纸进行制作。企业应与供货商或者定制人确认产品合法来源，并要求对方出具书面承诺，保证其所提供或要求制造的产品不侵犯他人知识产权。

二是全面检索分析商标品牌信息。企业在上架“爆款”、“热卖款”产品前，应先通过目的地的商标局官网或其他特定商标检索网站搜索查询产品的品牌信息（例如在销往美国之前，可通过USPTO官网查询商标信息），或委托专业机构对相关产品的海外商标品牌实行动态监控。通过分析查询和监控结果后，初步判断是否具有侵权可能性，以做好商标品牌的风险排查工作。

三是提前布局海外商标。从企业长远发展看，除了确保合法使用他人商标外，企业应提前做好海外商标布局，积极在核心和潜在市场以及产品实际销售地区等重点国家和地区，针对重点使用的商品和服务类别完成商标注册布局工作，及时获取商标的专有权。

附件：

1.The Noco Company美国商标布局情况及美国联邦地区法院商标诉讼涉深案件列表

2.Those Characters from Cleveland, LLC美国商标布局情况及美国联邦地区法院商标诉讼涉深案件列表

3.Peanuts Worldwide LLC美国商标布局情况及美国联邦地区法院商标诉讼涉深案件列表

中国（深圳）知识产权保护中心

2022年6月23日